业务背景
候选人代理原告深圳A科技股份有限公司诉被告一深圳市B智能装备有限公司、被告二深圳市B精密设备股份有限公司发明专利、实用新型专利侵权纠纷两案,候选人为原告方深圳A科技股份有限公司代理律师,原告为国内高精密设备XX机上市公司。
业务复杂性
两案的难度及复杂性极高,主要体现在:
1、原告作为请求权基础的涉案两项专利(一项发明专利和一项实用新型专利)涉及一种大型的、高精密的芯片设备,并且其请求保护的权利要求中既有静态的关于该设备的部件、结构和连接关系的技术特征,也有该设备在工作中体现其部件功能以及运行动态的技术特征,十分复杂。然而,被告制作、销售被控侵权设备的行为十分谨慎和隐秘,其制作设备的工厂采取了十分严格的保密管理措施,其设备的销售渠道也是特定的,本就难以对其做公证取证,并且就算对被控侵权设备做了公证取证,那么在侵权对比时,因公证取证无法展现被控侵权设备在工作中其部件功能以及运行动态是如何的,那么这将导致无法将被控侵权设备与涉案两项专利做完整的侵权对比,使得原告无法主张被告构成专利侵权从而直接导致两案败诉。
2、我国专利法有关规定,专利侵权纠纷案的法定赔偿额上限是人民币500万元。司法实践中,我国法院如果按照法定赔偿进行判赔的话,即使是涉及大型机械设备的专利侵权纠纷案,实际最终判赔额极少有超过人民币100万元的。原告诉求发明专利侵权纠纷案的赔偿额为人民币500万元,实用新型专利侵权纠纷案的赔偿额为人民币300万元,共计人民币800万元。此外,两案中,同一被控侵权设备同时被控侵害涉案两项专利,那么必定涉及两案赔偿额分摊的问题,这也加大了获得高额赔偿的难度。
3、候选人收集的侵权证据显示,被告一是被控侵权设备的制造、销售、许诺销售方,是两案的主要责任主体,而被告二仅仅只是许诺销售方,那么在两案中,候选人只能证明主要赔偿主体是被告一,被告二几乎不会承担什么赔偿责任。可是据调查得知,被告一只是被告二设立的一个空壳公司,没有任何赔偿能力,被告二的资金却很充足,这样的话,即使候选人最终争取到高额赔偿,但是被告一无法承担赔偿责任,进而会造成判决候选人胜诉但实际因几乎拿不到任何赔偿款从而导致难以取得维权效果,这是我国目前司法实践中专利权人经常遇到的困境。
律师工作亮点
对此,候选人转换思路,制定了如下创新性策略
候选人发现被控侵权设备上印有被告一的名字以及被告二的商标,对外的很多关于被控侵权设备的宣传以及展示页面总是使用两被告共同的字号“B”。然而,两被告法定代表人相同,且被告二是被告一的股东,两被告系关联公司。此外,在对被控侵权设备进行证据保全时,发现被控侵权产品由案外第三方退回给被告时是退到被告二的工厂处的,由此可见,被控侵权设备是在被告二处加工制作完成、并在被告二处进行存放,两被告是共同实施了生产、销售、许诺销售被控侵权设备的行为,构成共同侵权,应承担连带责任。最终,法院采纳了候选人意见,判决两被告在发明专利侵权纠纷案中连带向原告赔偿人民币500万元,实用新型专利侵权纠纷案中连带向原告赔偿人民币300万元。至此,候选人全面赢得两专利侵权诉讼。
案例亮点
本两案中,候选人创造性地解决了专利侵权纠纷案件(尤其是涉及大型机械设备的专利侵权纠纷案)中经常出现的取证难、判配额不高、以及很多侵权方利用“马甲”逃避侵权赔偿责任的典型问题,成功为客户赢得全面胜诉,也对专利律师代理这类案件具有极高的借鉴意义。